기존 가방의 원단으로 크기와 형태가 다른 소품 등을 만드는 것을 ‘리폼’ 또는 ‘업사이클링’이라 합니다. 디케이엘파트너스 법률사무소 콘텐츠IP팀 백세희 변호사는 수차례의 언론기고를 통해 리폼 비즈니스의 법률적 위험성을 지속적으로 알려왔습니다. 이번 연구자료에서는 위 판결(2022가합513476)을 분석하여, 상표 등 IP를 활용한 비즈니스의 주의점에 대해 알아보겠습니다.

이 사건의 원고는 명품 브랜드 ‘루이비통’의 상표권자이며, 피고는 가방 소유자로부터 리폼을 의뢰받은 ‘리폼 업자’입니다. 피고는 아래 이미지와 같이 기존 제품의 원단으로 새로운 제품을 만들었습니다.

• 피고의 리폼은 실질적으로 루이비통 상표를 부착한 제품을 생산한 것으로서 상표의 출처표시 및 품질보증 기능을 저해하였다. 이는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다.
• 리폼 작업 이후 의뢰인인 가방 소유자에게 돌려주는 것은 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 ‘상품의 인도’에 해당한다.

• 나아가 피고의 리폼은 원고의 품질관리기준을 준수하지 않았을 뿐만 아니라 사용된 부품은 모두 위조품이므로 원고 상표의 식별력과 명성이 손상되었으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다(예비적 청구).
• 위와 같은 주장을 바탕으로 리폼 행위의 금지와 3,000만 원의 손해배상을 청구한다.

• 상표권 소진 주장 : 원고의 상표권은 기존 제품의 소유권이 소비자들에게 양도된 이상 소진되어 없어진 것이다. 피고는 리폼 제품을 제3자에게 판매할 목적이 없었고 상표권 소진의 예외 사유인 ‘원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우’에 해당하지 않는다.
• 상표적 사용 부정: 상표법이 말하는 ‘상품’이란 ‘양산성’ 내지는 ‘유통성’을 갖추어야 하는 것인데, 이 사건 리폼은 개별 소비자로부터 의뢰받아 리폼 후 반환하는 것일 뿐이므로 상표법이 말하는 ‘상품’이 아니다. 의뢰인인 가방 소유자가 리폼 제품의 출처를 혼동할 우려는 없고, 피고가 출처표시를 위해 루이비통 상표를 사용한 것도 아니므로 상표법이 말하는 ‘상표의 사용’도 아니다.
• 피고는 리 제품을 제3자에게 판매하지 않아 상표의 식별력이나 명성을 손상하지 않았으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호  (다)목의 부정경쟁행위가 성립하지 않는다.